注冊商標未實際使用的 商標權(quán)人無權(quán)請求侵權(quán)人承擔損害賠償責任

——評廣東美的制冷設(shè)備有限公司與珠海格力電器股份有限公司、珠海市泰鋒電業(yè)有限公司侵害商標權(quán)糾紛案

作者 | 鄧燕輝 廣東省高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭主審法官

歐陽昊 廣東省高級人民法院知識產(chǎn)權(quán)庭法官

(本文系知產(chǎn)力獲得獨家首發(fā)授權(quán)的稿件，轉(zhuǎn)載須征得作者本人同意，并在顯要位置注明文章來源。)

【裁判要旨】

將與他人注冊商標相同或者近似的商標作為商品名稱使用，起到識別商品來源功能的，應(yīng)認定為商標性使用；導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認或混淆，不僅包括相關(guān)公眾誤認為侵害商標權(quán)行為人的產(chǎn)品來源于商標專用權(quán)人，也包括相關(guān)公眾誤認為商標專用權(quán)人的產(chǎn)品來源于侵害商標權(quán)行為人；注冊商標未實際使用的，商標權(quán)人無權(quán)請求侵權(quán)人承擔損害賠償責任。

【案情】

格力公司于2010年2月8日申請注冊“五谷豐登”商標，2011年4月21日獲得核準注冊，注冊號為第8059133號，核定使用商品為包括空氣調(diào)節(jié)裝置等在內(nèi)的第11類商品。格力公司于2013年底與相關(guān)公司簽訂《供貨合同》及《采購合同》，生產(chǎn)、銷售使用“五谷豐登”商標的空調(diào)器產(chǎn)品。

2011年11月8日、2013年1月16日，格力公司分別在泰鋒公司、蘇寧電器通過公證的方式購買了美的公司生產(chǎn)的空調(diào)三套，其中該空調(diào)器室內(nèi)機面板正面左上方均貼有“

”標識，面板正面中心位置貼有“美的

”商標；并附有“家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品說明”、“家電下鄉(xiāng)中標產(chǎn)品”等資料。美的公司在“美的集團官方網(wǎng)站”的“家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品專區(qū)”中展示有副品牌名稱為“五谷豐登”空調(diào)器產(chǎn)品共19款。

格力公司請求以美的公司因侵權(quán)所獲得的利益確定賠償數(shù)額，并提交了深圳證券交易所官網(wǎng)上登載的廣東美的電器股份有限公司2011、2012、2013年度報告相關(guān)節(jié)選內(nèi)容，證明美的公司因侵權(quán)行為實際獲利遠遠超過500萬元。原審法院根據(jù)格力公司申請，責令美的公司提供涉嫌侵犯本案商標專用權(quán)的19款空調(diào)器產(chǎn)品在2011、2012、2013年度的具體銷售量、銷售單價、總銷售收入、利潤率以及獲利總額等數(shù)據(jù)，但美的公司以相關(guān)數(shù)據(jù)屬于商業(yè)秘密為由拒不提供。

格力公司于2013年11月8日向法院起訴，認為美的公司在相同商品上使用與其注冊商標相同的標識，侵犯了格力公司的商標權(quán)，請求判令美的公司、泰鋒公司立即停止侵權(quán)行為，美的公司賠償格力公司經(jīng)濟損失500萬元以及合理維權(quán)費用5510元等。

【判決】

廣東省珠海市中級人民法院一審認為，美的公司生產(chǎn)、銷售的19款被訴侵權(quán)產(chǎn)品上均貼有“五谷豐登”標識，與格力公司“五谷豐登”注冊商標相比較，兩者均為四個漢字構(gòu)成的純文字商標標識，應(yīng)認定兩者為相同的商標。美的公司委托相關(guān)公司設(shè)計、大量印制“五谷豐登”商標標貼，并張貼在其生產(chǎn)的19款被訴侵權(quán)產(chǎn)品的室內(nèi)機面板上，該種行為屬于商標的使用行為。在判斷在相同商品上使用與商標權(quán)人注冊商標相同的商標是否構(gòu)成侵權(quán)時，不需要考慮混淆因素，只需要考慮是否構(gòu)成正當合理使用。本案中，盡管美的公司在相關(guān)的空調(diào)器上均同時使用了“美的

”商標標識，而且系在美的公司專賣店或網(wǎng)站上進行展示、銷售，但在未經(jīng)商標注冊人許可的情況下，美的公司在相同的商品上使用了與格力公司涉案注冊商標相同的標識，應(yīng)當認定侵犯了格力公司涉案注冊商標專用權(quán)。美的公司辯稱其將“五谷豐登”作為產(chǎn)品“系列名”的形式予以使用，不會造成消費者的混淆，屬于正當使用行為的主張不成立。

美的公司掌握著其19款被訴侵權(quán)空調(diào)器的銷售數(shù)量、售價和利潤等情況，因格力公司對此很難查知，美的公司在法院責令其提交相關(guān)證據(jù)的情況下，無正當理由拒不履行證據(jù)披露義務(wù)，應(yīng)承擔相應(yīng)的舉證妨礙的法律后果。根據(jù)廣東美的電器股份有限公司2011年、2012年以及2013年年度報告相關(guān)節(jié)選內(nèi)容的記載，法院有理由相信美的公司生產(chǎn)、銷售的19款被訴侵權(quán)產(chǎn)品的利潤明顯超過法定賠償50萬元的最高限額，因此應(yīng)在法定最高限額50萬元以上合理確定賠償額。綜合考慮美的公司主觀過錯程度明顯，美的公司生產(chǎn)、銷售侵權(quán)產(chǎn)品多達19款，侵權(quán)時間超過3年以上，美的公司能提供而拒不提供其生產(chǎn)、銷售19款被訴侵權(quán)產(chǎn)品的相關(guān)數(shù)據(jù)等因素，一審法院確定美的公司賠償格力公司經(jīng)濟損失380萬元以及格力公司購買侵權(quán)產(chǎn)品支出的費用5510元。

據(jù)此，一審法院判決如下：一、美的公司立即停止生產(chǎn)、銷售侵犯格力公司“五谷豐登”注冊商標專用權(quán)的19款空調(diào)器產(chǎn)品。二、泰鋒公司立即停止銷售侵犯格力公司“五谷豐登”注冊商標專用權(quán)的空調(diào)器產(chǎn)品。三、美的公司賠償格力公司經(jīng)濟損失380萬元。四、美的公司賠償格力公司為制止侵權(quán)行為所支出的合理開支5510元。五、美的公司在《中國知識產(chǎn)權(quán)報》，就侵犯格力公司“五谷豐登”注冊商標專用權(quán)的行為刊登聲明。六、駁回格力公司的其他訴訟請求。

美的公司不服一審判決，提起上訴。

廣東省高級人民法院二審認為，美的公司在被訴侵權(quán)產(chǎn)品上使用“五谷豐登”標識，客觀上起到了指示商品來源的作用，應(yīng)認定為商標法意義上的使用。美的公司在相同商品上使用與格力公司涉案注冊商標相近似的標識，侵害了格力公司注冊商標權(quán)，應(yīng)承擔相應(yīng)的侵權(quán)責任。美的公司關(guān)于其系將“五谷豐登”作為商品系列名稱使用，不構(gòu)成侵權(quán)，理由不成立。但在美的公司實施被訴侵權(quán)行為之前，格力公司注冊商標沒有實際使用，沒有起到區(qū)分商品來源的功能，雖然美的公司侵害了格力公司注冊商標專用權(quán)，但不會給格力公司造成實際損失，而且美的公司無從借用格力公司本案注冊商標尚未建立起來的商譽來推銷自己的產(chǎn)品并因此而獲得利益，因此，格力公司侵權(quán)損害賠償請求權(quán)不能成立，其請求以美的公司因侵權(quán)所獲得的利益作為計算賠償損失的依據(jù)，不應(yīng)得到支持。故二審法院判決如下：一、維持一審判決第一、二、四判項；二、撤銷一審判決第三、五、六判項；三、駁回格力公司其他訴訟請求。

【評析】

“五谷豐登”系寓意農(nóng)業(yè)豐收吉祥的成語，格力公司將其作為商標申請注冊在空調(diào)器商品上，美的公司則將其作為家電下鄉(xiāng)空調(diào)器產(chǎn)品的系列名稱使用，由此引起兩家家電巨頭的紛爭。本案爭議的主要焦點，就是美的公司使用該成語是否屬于商標性使用，是否侵害了格力公司的注冊商標權(quán)，格力公司的損害賠償請求權(quán)應(yīng)否得到支持。

一、商品名稱作為商標使用的認定標準

2001年《商標法》第八條規(guī)定：“任何能夠?qū)⒆匀蝗恕⒎ㄈ嘶蛘咂渌M織的商品與他人的商品區(qū)別開的可視性標志，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標志和顏色組合，以及上述要素的組合，均可以作為商標申請注冊。”新《商標法》在此基礎(chǔ)上增加了“聲音”也可以作為商標申請注冊。據(jù)此，商標是使用于一定商品或者服務(wù)項目上，用于將自然人、法人或者其他組織的商品或者服務(wù)與他人的商品或者服務(wù)區(qū)別開的標志。因此，商標法意義上的商標是指能夠區(qū)分商品或者服務(wù)來源的標識，其基本功能在于識別和區(qū)分商品的來源。

新商標法第四十八條規(guī)定：“本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。”因此，并不是所有用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中的標識均屬于商標法意義上的使用，如直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的標志，實質(zhì)上并未作為區(qū)別商品來源的標志使用，因此不屬于商標法意義上的使用。商標法意義上的使用應(yīng)滿足3個條件：必須將商業(yè)標識用于商業(yè)活動中；使用的目的是為了說明商品或服務(wù)的來源；通過使用能夠使相關(guān)公眾區(qū)分商品或服務(wù)的來源。

商品名稱是指為了區(qū)別于其他商品而使用的商品的稱呼，商品名稱與商標都是由簡明的文字等元素組成、使用在商品上的商業(yè)標識。商品名稱可分為通用名稱和特定名稱①。商品通用名稱是指為公眾所熟知的商品的一般名稱，即通用名稱只是指同一類商品的名稱。判斷是否屬于通用名稱時，不僅國家或者行業(yè)標準以及專業(yè)工具書、辭典中已經(jīng)列入的商品名稱，應(yīng)當認定為通用名稱，而且對于已為同行業(yè)經(jīng)營者約定俗成、普遍使用的表示某類商品的名詞，也應(yīng)當認定為該商品的通用名稱②，因此通用名稱包括法定的通用名稱和約定俗成的通用名稱。正是通用名稱的該性質(zhì)，決定了其不能用來區(qū)別同一種類的不同商品，無法起到識別商品來源的功能，因此，商標法明確規(guī)定僅有本商品的通用名稱的標志不得作為商標注冊。對法定的通用名稱的認定標準為是否有相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，而對約定俗成的通用名稱的判斷標準是相關(guān)公眾是否普遍認為該名稱能夠指代一類商品。但不管是法定的通用名稱還是約定俗成的通用名稱，均應(yīng)由當事人提供證據(jù)予以證明。商品特定名稱是指對特定商品的稱呼，因此可以起到識別商品或者服務(wù)來源的功能，只要不違反《商標法》第十一條的規(guī)定，大多可以注冊成為商標。

本案中，美的公司主張被訴侵權(quán)產(chǎn)品空調(diào)器室內(nèi)機的面板上使用的“五谷豐登”標識系產(chǎn)品系列名，用以表達豐收吉祥的含義，是敘述性使用，不屬于商標法意義上的使用。但是，首先，美的公司沒有主張、也沒有提供證據(jù)證明“五谷豐登”屬于空調(diào)器類商品法定的通用名稱或者約定俗成的通用名稱，因此，即使按照美的公司的主張，“五谷豐登”也只能是美的公司對其制造、銷售的某一特定空調(diào)器商品的稱呼，即美的公司使用“五谷豐登”標識屬于特定名稱的使用。其次，“五谷豐登”是形容農(nóng)業(yè)豐收吉祥的成語，從一般消費者的知識水平和認知能力出發(fā)，不會將“五谷豐登”成語與空調(diào)器商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量、規(guī)格、型號等特點直接聯(lián)系起來，也就是說，如將“五谷豐登”使用在與其原來含義毫無關(guān)系的空調(diào)器類商品上，則具有顯著特征，可以起到識別商品來源的作用，因此可以作為商標使用。再次，美的公司稱其系將“五谷豐登”作為家電下鄉(xiāng)項目中空調(diào)器產(chǎn)品的名稱使用，用以區(qū)分其他空調(diào)器產(chǎn)品，因此不屬于商標法意義上的使用。但是，是否屬于商標使用應(yīng)當從客觀意義上進行判斷，商品名稱是否具有識別商品來源意義，不以使用人的主觀認識或者稱謂上的差異為轉(zhuǎn)移，而是要根據(jù)其客觀上是否具有了識別商品來源意義進行判斷。③本案中，從美的公司使用被訴侵權(quán)標識的方式看，被訴侵權(quán)產(chǎn)品室內(nèi)機面板正面左上方標有紅色藝術(shù)字體的“五谷豐登”字樣，且字體較大。可見，該標識較為明顯和突出，相關(guān)公眾在購買空調(diào)器產(chǎn)品時，非常容易觀察到被訴侵權(quán)標識，并將該標識與美的公司特定商品相聯(lián)系，從而憑借其在市場上識別美的公司特定商品。因此美的公司該使用“五谷豐登”標識行為客觀上起到了指示商品來源的作用，應(yīng)認定為商標法意義上的使用。

二、美的公司使用被訴侵權(quán)標識構(gòu)成商標侵權(quán)

新商標法第五十七條將2001年《商標法》第五十二條第（一）項的規(guī)定分為兩項規(guī)定，即：（一）未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的；（二）未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導(dǎo)致混淆的。上述兩種情形均構(gòu)成侵犯注冊商標專用權(quán)。《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九、十條對是否構(gòu)成相同商標、近似商標的判斷因素、標準作了規(guī)定，即商標相同是指被控侵權(quán)的商標與原告的注冊商標相比較，二者在視覺上基本無差別；商標近似是指被控侵權(quán)的商標與原告的注冊商標相比較，其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構(gòu)圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結(jié)構(gòu)相似，或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認或者認為其來源與原告注冊商標的商品有特定的聯(lián)系。認定商標相同或者近似應(yīng)按照以下原則進行：（一）以相關(guān)公眾的一般注意力為標準；（二）既要進行對商標的整體比對，又要進行對商標主要部分的比對，比對應(yīng)當在比對對象隔離的狀態(tài)下分別進行；（三）判斷商標是否近似，應(yīng)當考慮請求保護注冊商標的顯著性和知名度。按照上述商標法及司法解釋的規(guī)定，商標相同包括完全相同和視覺上基本無差別兩種情形，后者應(yīng)當理解為兩個商標達到了實質(zhì)相同的程度，即二者盡管存在細小差異，但并不足以產(chǎn)生實質(zhì)性區(qū)別。商標近似則是指混淆性近似，即足以造成市場混淆的近似。在認定是否構(gòu)成近似商標時，除了要考慮商標標識本身構(gòu)成要素的近似程度外，還要根據(jù)案件的具體情況，綜合判斷是否足以造成相關(guān)公眾誤認或混淆。而這種誤認或混淆，不僅包括相關(guān)公眾誤認為侵害商標權(quán)行為人的產(chǎn)品來源于商標專用權(quán)人，也包括相關(guān)公眾誤認為商標專用權(quán)人的產(chǎn)品來源于侵害商標權(quán)行為人。

本案中，首先，格力公司請求保護其第8059133號注冊商標專用權(quán)，該商標核定使用的商品為包括空氣調(diào)節(jié)裝置等在內(nèi)的第11類商品，美的公司使用被訴侵權(quán)標識的商品為空調(diào)器，因此被訴侵權(quán)商品與格力公司本案注冊商標核定使用的商品屬于同類商品。

其次，美的公司被訴侵權(quán)標識為“

”，該標識的主要部分為“五谷豐登”四個漢字，其字體為藝術(shù)字體，在四個漢字下方有一橫線，該橫線順延至“五谷豐登”四個漢字的兩端并形成浪花造型，因此被訴侵權(quán)標識為文字與圖案組合的商標；而本案格力公司注冊商標為“五谷豐登”，屬純文字商標。根據(jù)法律、司法解釋規(guī)定的上述比對原則，美的公司被訴侵權(quán)標識與格力公司涉案注冊商標在視覺上存在一定差別，不屬于相同商標。一審判決認為二者均為四個漢字構(gòu)成的純文字商標并進而認定二者屬于相同商標，屬認定事實錯誤。但是，以相關(guān)公眾的一般注意力為標準，被訴侵權(quán)標識所包含的“五谷豐登”四個漢字，系最具有識別性和顯著性的內(nèi)容，構(gòu)成該標識的主要部分，其藝術(shù)字體及浪花造型僅是該標識的次要部分。而被訴侵權(quán)標識的文字部分與格力公司涉案注冊商標均為成語，其排列順序、讀音和含義均完全相同，二者不同之處僅僅是細微、局部的差別。因此應(yīng)認定美的公司被訴侵權(quán)標識與格力公司本案注冊商標在構(gòu)成要素上構(gòu)成近似。

格力公司分別于2011年11月8日、2013年1月16日先后兩次通過公證的方式購買了貼有被訴侵權(quán)標識的美的空調(diào)器產(chǎn)品；2011年11月10日，格力公司通過公證的方式登錄“美的集團官方網(wǎng)站”（www.midea.com.cn），進入“家用空調(diào)”中的“家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品專區(qū)”，顯示了19款貼有被訴侵權(quán)標識“五谷豐登”副品牌的空調(diào)器產(chǎn)品。可見，美的公司將貼有被訴侵權(quán)標識的空調(diào)器產(chǎn)品在美的產(chǎn)品專柜、專賣店進行銷售，并將被訴侵權(quán)標識貼在空調(diào)器產(chǎn)品室內(nèi)機面板正面左上方的顯著位置上，使得相關(guān)公眾非常容易觀察到，而且美的公司還在空調(diào)器產(chǎn)品室內(nèi)機面板的中央位置使用了其知名度非常高的“美的

”注冊商標。美的公司上述使用被訴侵權(quán)標識的行為，足以使相關(guān)公眾將該被訴侵權(quán)標識與美的公司的特定商品產(chǎn)生聯(lián)系，誤以為該被訴侵權(quán)標識就是美的公司的商標，而格力公司在其制造、銷售的空調(diào)器產(chǎn)品上使用其“五谷豐登”注冊商標時，相關(guān)公眾反而會認為格力公司侵害了美的公司的商標權(quán)，從而割裂格力公司與其本案注冊商標之間的聯(lián)系，其后果損害了格力公司依法享有的注冊商標專用權(quán)，也損害了我國商標注冊制度的根基。因此，應(yīng)認定美的公司使用的被訴侵權(quán)標識與格力公司本案注冊商標構(gòu)成商標法意義上的近似商標。美的公司未經(jīng)格力公司許可，在相同商品上使用與格力公司本案注冊商標近似的商標，侵害了格力公司本案注冊商標專用權(quán)。

三、商標權(quán)人沒有實際使用其注冊商標的，無權(quán)請求侵權(quán)人賠償經(jīng)濟損失

商標法保護注冊商標的目的在于保護商標的識別功能即商標的顯著性不被侵害，并間接保護消費者不被假冒、仿冒商標所混淆、誤導(dǎo)。從保護商標的正當性的道德基礎(chǔ)出發(fā)，商標經(jīng)過經(jīng)營者長期使用和持續(xù)投入，成為該經(jīng)營者商譽的載體，對這種勞動成果值得法律保護。如果注冊商標未在商業(yè)活動中使用，消費者便無從將該商標與注冊人及其商品（服務(wù)）的特定質(zhì)量相聯(lián)系，混淆、誤認也就無從產(chǎn)生。也就是說，未使用的注冊商標因為沒有使用，也就沒有區(qū)分商品來源的功能，所謂侵害商標權(quán)不會造成消費者混淆，也不會給商標權(quán)人造成損失；未使用的注冊商標也不是商譽的載體，侵害人無從借用其商譽推銷自己的產(chǎn)品，無從通過侵害行為獲得利益，所以未使用的注冊商標的商標權(quán)人沒有因侵害行為受到損害，其侵權(quán)損害賠償請求權(quán)也就不成立。但是，在商標權(quán)人擁有注冊商標而且該注冊商標未被撤銷或者被宣告無效的情形下，就應(yīng)當擁有該商標完整的權(quán)利，商標權(quán)人享有在核定使用的商品上使用核準注冊的商標的專有使用權(quán)和在相同或類似商品上禁止他人使用相同或近似商標的排斥權(quán)，即使商標權(quán)人未實際使用其注冊商標，但他人的使用行為會妨礙商標權(quán)人對其商標權(quán)的行使，妨礙商標權(quán)人拓展市場的空間。因此，商標權(quán)人有權(quán)依照法律的規(guī)定制止他人的侵權(quán)行為，由此所支付的合理開支可以作為因侵害行為所受的損失，商標權(quán)人有權(quán)請求侵害人予以賠償，即商標權(quán)人享有以“合理開支”為內(nèi)容的損害賠償請求權(quán)。最高人民法院在《關(guān)于當前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》中就指出：“妥善處理注冊商標實際使用與民事責任承擔的關(guān)系，使民事責任的承擔有利于鼓勵商標使用，激活商標資源，防止利用注冊商標不正當?shù)赝稒C取巧。請求保護的注冊商標未實際投入商業(yè)使用的，確定民事責任時可將責令停止侵權(quán)行為作為主要方式，在確定賠償責任時可以酌情考慮未實際使用的事實，除為維權(quán)而支出的合理費用外，如果確無實際損失和其他損害，一般不根據(jù)被控侵權(quán)人的獲利確定賠償；注冊人或者受讓人并無實際使用意圖，僅將注冊商標作為索賠工具的，可以不予賠償；注冊商標已構(gòu)成商標法規(guī)定的連續(xù)三年停止使用情形的，可以不支持其損害賠償請求。”在總結(jié)實踐經(jīng)驗和聽取有關(guān)意見的基礎(chǔ)上，新商標法第六十四條第一款規(guī)定：“注冊商標專用權(quán)人請求賠償，被控侵權(quán)人以注冊商標專用權(quán)人未使用注冊商標提出抗辯的，人民法院可以要求注冊商標專用權(quán)人提供此前三年內(nèi)實際使用該注冊商標的證據(jù)。注冊商標專用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)實際使用過該注冊商標，也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被控侵權(quán)人不承擔賠償責任。”新商標法的規(guī)定，與多年來司法實踐經(jīng)驗和司法政策精神一脈相承。

本案中，格力公司于2011年4月21日經(jīng)國家商標局核準注冊了第8059133號“五谷豐登”商標。格力公司分別于2011年11月8日、2013年1月16日兩次以公證的方式購買了被訴侵權(quán)產(chǎn)品，并于2013年11月8日向原審法院提起本案訴訟。格力公司沒有提供證據(jù)證明美的公司被訴侵權(quán)行為一直持續(xù)到起訴之后，相反，美的公司在一審答辯中以及在二審開庭時均確認其在收到法院送達的起訴材料后，就在相關(guān)空調(diào)器產(chǎn)品上停止使用被訴侵權(quán)標識，格力公司對此也沒有提出異議，因此對美的公司陳述的事實應(yīng)予以確認。故格力公司應(yīng)提供證據(jù)證明其本案注冊商標在美的公司實施被訴侵權(quán)行為之前已經(jīng)實際使用的事實。但是，根據(jù)格力公司提供的證據(jù)，只能證明其于2013年11月15日與他人簽訂合同銷售標有格力公司本案注冊商標的空調(diào)器產(chǎn)品，于2013年11月19日委托他人印制標有本案注冊商標的空調(diào)器的宣傳折頁，顯然，上述證據(jù)均形成在提起本案訴訟之后，格力公司并未提交證據(jù)證明在美的公司實施被訴侵權(quán)行為之前已經(jīng)實際使用其注冊商標。可見，在美的公司實施被訴侵權(quán)行為之前，格力公司本案注冊商標因為沒有實際使用，從而沒有起到區(qū)分商品來源的功能，雖然美的公司侵害了格力公司注冊商標專用權(quán)，但不會給格力公司造成實際損失，而且美的公司無從借用格力公司本案注冊商標尚未建立起來的商譽來推銷自己的產(chǎn)品并因此而獲得利益。而且格力公司沒有提供證據(jù)證明美的公司使用被訴侵權(quán)標識的行為給格力公司本案注冊商標造成不良影響，從而損害該商標可能承載的商譽。因此，格力公司侵權(quán)損害賠償請求權(quán)不能成立，其請求以美的公司因侵權(quán)所獲得的利益作為計算賠償損失的依據(jù)，不應(yīng)得到支持。但是，格力公司為制止美的公司的侵權(quán)行為所支付的合理開支，可以請求美的公司予以賠償。

四、新《商標法實施條例》第七十六條規(guī)定的合理性

新《商標法實施條例》第第七十六條規(guī)定：“在同一種商品或者類似商品上將與他人注冊商標相同或者近似的標志作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導(dǎo)公眾的，屬于商標法第五十七條第二項規(guī)定的侵犯注冊商標專用權(quán)的行為。”該條規(guī)定源自于原《商標法實施條例》第五十條第（一）項的規(guī)定。根據(jù)該規(guī)定，無論是在相同商品上還是在類似商品上，只要與他人注冊商標相同或者近似的標志作為商品名稱或者商品裝潢使用的，在判斷是否構(gòu)成侵權(quán)時，均需考慮是否會誤導(dǎo)公眾。但是，根據(jù)新商標法第五十七條第（一）項的規(guī)定，未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的，屬侵犯注冊商標專用權(quán)的行為，無須考慮誤導(dǎo)因素。

就本案而言，如美的公司將“五谷豐登”純文字標識作為家電下鄉(xiāng)空調(diào)器系列名稱使用，則屬于在相同商品上使用了與格力公司涉案注冊商標相同的標識，此時是否需要考慮混淆、誤導(dǎo)因素，就存在爭議。一種觀點認為，根據(jù)商標法第五十七條第（一）項的規(guī)定，無須考慮混淆因素，一審法院就是持該觀點。另一種觀點認為，根據(jù)商標法實施條例第七十六條的規(guī)定，需要考慮混淆因素，并進而認為，由于格力公司涉案注冊商標因沒有實際使用而不具有知名度，相反，美的公司在空調(diào)器上將“五谷豐登”標識與美的公司知名度非常高的“美的

”商標一起使用，相關(guān)公眾很容易辨別出該空調(diào)器就是美的公司的商品而不是格力公司的商品，即美的公司的該種使用行為不會導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆、誤認，美的公司沒有侵害格力公司的注冊商標專用權(quán)。該種觀點其實與最高人民法院二審審理的上訴人沈陽誼來陶瓷工業(yè)有限公司與被上訴人上海福祥陶瓷有限公司侵害商標專用權(quán)糾紛④案的觀點基本一致。在該案中，上訴人在第19類瓷磚上注冊了“維納斯”商標，被上訴人在同類商品上注冊了“亞細亞”商標并獲得了較高的知名度。被上訴人在其生產(chǎn)的被訴侵權(quán)商品包裝箱版面上的中間突出位置標有其注冊商標，在注冊商標右下角位置標有被上訴人的公司名稱，在整個版面的右上角印有“維納斯”文字，并在其下方注有藝術(shù)體“Venus”英文縮寫。最高人民法院二審認為，被上訴人在產(chǎn)品包裝箱和宣傳冊上使用“維納斯”文字時，突出自己的“亞細亞”注冊商標，并標明生產(chǎn)企業(yè)的名稱，未突出使用“維納斯”，而是將其作為“亞細亞”商標商品項下的規(guī)格、款式名稱，一審法院認定“維納斯”不是作為商標使用，不屬于《商標法》第五十二條第（一）規(guī)定的行為是有道理的。并認為“根據(jù)《商標法》和實施細則的規(guī)定，判斷在同一種或者類似商品上，將與他人注冊商標相同或者近似的標志，作為商品名稱使用是否屬于《商標法》規(guī)定的侵權(quán)行為，是否誤導(dǎo)公眾，是認定的必備條件之一。”

顯然，上述商標法實施條例與商標法的規(guī)定不一致，已經(jīng)導(dǎo)致司法實踐中對同一問題的裁判尺度不一致。正如前文所述，他人只要將與商標注冊人相同的標識作為商品名稱使用在相同商品上，只要該注冊商標不屬于通用名稱以及他人的使用行為不屬于合理使用，就屬于商標法第五十七條第（一）項規(guī)定的情形，此時無需考慮誤導(dǎo)相關(guān)公眾的因素，商標法實施條例的規(guī)定與此相矛盾，應(yīng)作必要的修改。

注釋：

①曹新明：《商品名稱與注冊商標沖突解析——兼析商品名稱“黑·牛奶”商標侵權(quán)案例》，載《知識產(chǎn)權(quán)》第2012年底12期。

②最高人民法院（2002）民三終字第1號判決書

③孔祥俊：《商標與不正當競爭法原理和判例》，法律出版社2009年版，第199頁。

④最高人民法院（2004）民三終字第2號民事判決書。

圖片來源 | 網(wǎng) 絡(luò)

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